Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2003 FCA 297 (2003)

Conférencier:LE JUGE ROTHSTEIN
Numéro de Registre:A-395-02
Parties:Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.
 
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Date : 20030714

Dossier : A-395-02

Référence : 2003 CAF 297

CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.

appelantes (demanderesses)

et

GESTIONS RITVIK INC./RITVIK HOLDINGS INC.

(exploitant maintenant son entreprise sous le nom de MEGA BLOKS INC.)

intimée (défenderesse)

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 mars 2003.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON

Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN

MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER

Date : 20030714

Dossier : A-395-02

Référence : 2003 CAF 297

CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.

appelantes (demanderesses)

et

GESTIONS RITVIK INC./RITVIK HOLDINGS INC.

(exploitant maintenant son entreprise sous le nom de MEGA BLOKS INC.)

intimée (défenderesse)

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sexton

[1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle Monsieur le juge Gibson a rejeté l'action en violation de marque de commerce (fondée sur la commercialisation trompeuse) intentée par les appelantes conformément à l'alinéa 7 b ) de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985) ch. T-13, dans sa forme modifiée, (la Loi) parce que la « marque figurative LEGO » en litige n'était pas une marque de commerce valide, et ce, à cause de la doctrine de la fonctionnalité. Cette décision est publiée à (2002), 20 C.P.R. (4 th ) 224; [2002] A.C.F. n o 793.

[2] Il s'agit donc de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle par sa nature peut justifier une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7 b ) de la Loi.

Les faits

[3] L'appelante KIRKBI AG est une société suisse dont le siège social est situé en Suisse. Il s'agit d'une société de portefeuille qui s'occupe de la gestion des biens, y compris les marques de commerce. Dans l'action intentée en première instance, KIRKBI AG était l'une des demanderesses.

[4] L'appelante LEGO Canada Inc. a été constituée en vertu des lois de l'Ontario au mois de mai 1988; son siège social est situé à Richmond Hill (Ontario). LEGO Canada Inc. était également une demanderesse dans l'action principale.

[5] Les deux appelantes sont membres du groupe de sociétés LEGO, un groupe d'envergure mondiale dont KIRKBI AG et LEGO Canada Inc. ne sont que deux membres parmi d'autres. Le groupe LEGO comprend également INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S et LEGO Systems Inc. KIRKIB AG appartient à M. Kjeld Kirk Kristiansen et à sa soeur et LEGO Canada Inc. appartient à INTERLEGO A.G., qui appartient en propriété exclusive à M. Kjeld Kirk Kristiansen.

[6] L'intimée Gestions Ritvik Inc. est une société constituée en vertu des lois du Canada; son siège social est situé à Saint-Laurent (Québec). Jouets Ritvik Inc., dont le nom figurait à un moment donné dans l'intitulé de la cause, ce nom ayant depuis lors été radié et l'action ayant été abandonnée à son égard, fabriquait et vendait la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, en 1998. Depuis la dissolution de Jouets Ritvik Inc., c'est Gestions Ritvik Inc. qui fabrique et vend la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada. L'ensemble des actifs et passifs de Jouets Ritvik Inc., y compris toute responsabilité découlant de la présente action, a été pris en charge par Gestions Ritvik Inc. (Ritvik).

[7] La première génération de briques LEGO s'inspirait de jeux de construction à saillies cylindriques, lesquels étaient conçus, fabriqués et vendus par M. Henry Page sous le nom de marque KIDDICRAFT. M. Page a fait breveter ses briques emboîtables au Royaume-Uni, au Canada et en France. Il convient de procéder à un examen de l'historique de la protection accordée par ces brevets étant donné que cet examen démontre la mesure dans laquelle les appelantes LEGO ont réussi, au fil des ans, à prolonger la durée du monopole lié à leurs brevets. LEGO a conservé un monopole sur les fonctions ou sur le système d'emboîtement des briques pendant une cinquantaine d'années - soit entre les années 1940 et 1988, année au cours de laquelle son dernier brevet a expiré. Un brevet portant sur une amélioration ne protégeait le breveté, sur le plan juridique, que pour l'amélioration effectuée et non pour l'invention originale, mais en pratique, la distinction est peut-être difficile à faire. Le brevet britannique Page n o 529 580 a été délivré le 25 novembre 1940. Ce brevet se rapporte [traduction] « à des briques pour jeux de construction et à des éléments de construction similaires et a pour objet d'améliorer l'emboîtement des briques assemblées et la stabilité de la structure construite » . Le brevet britannique Page n o 587 206 a été délivré le 17 avril 1947; il a été en vigueur pendant 16 ans. Ce brevet se rapportait [traduction] « à des briques pour jeux de construction et il [était] composé d'une amélioration ou d'une modification apportée à l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif du brevet antérieur n o 529 580 » . Le brevet canadien Page n o 443 019 a été délivré le 22 juillet 1947; à un moment donné, les revendications du brevet y étaient décrites comme suit :

[traduction] Brique pour jeux de construction composée d'un corps creux à minces parois parallèles dont la cavité s'ouvre sur la face de la brique, de protubérances espacées symétriquement disposées sur la face opposée à la face ouverte, lesdites protubérances étant disposées en paires dans un sens, ainsi que d'au moins deux protubérances dans chaque rangée, la dimension générale du bossage dans chaque sens étant à peu près identique à la dimension de la cavité dans ce sens.

Le brevet britannique Page n o 633 055 a été délivré le 12 décembre 1949; une [traduction] « forme améliorée de brique » comportant des fenêtres et des portes était revendiquée. Le brevet britannique Page n o 673 857 a été délivré le 11 juin 1952; il modifiait l'invention en ajoutant une plaque ou un support assurant la rigidité de la rangée inférieure de briques. Ces brevets Page ont été acquis par LEGO. En fait, les jeux LEGO étaient vendus au Canada pendant la durée du brevet canadien Page n o 443 019. Le brevet canadien Christiansen n o 629 732 se rapportant à LEGO a été délivré le 24 octobre 1961 et le brevet canadien Christiansen n o 880 418 a été délivré le 7 septembre 1971. Ce brevet de 1971 vise [traduction] « des éléments de construction ayant la forme d'un parallélépipède, dont chacun est muni, sur la face supérieure, de tenons servant à accorder, par engagement, l'élément à un élément correspondant entre les parois latérales de ce dernier élément » . Ces tenons présentaient « le même espacement » et avaient « les mêmes dimensions » . Selon le paragraphe 45(1) de la Loi sur les brevets , L.C.R. (1985), ch. P-4, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou auparavant était limitée à « dix-sept ans à compter de la date à laquelle il [était] délivré » . Le dernier brevet LEGO, délivré en 1971, a donc expiré en 1988.

[8] Comme nous le verrons plus loin, lorsque ce brevet a expiré, LEGO a cherché à acquérir un autre genre de protection au moyen de la législation relative aux marques de commerce. Cette protection est désignée comme se rapportant à la « marque figurative LEGO » .

[9] En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de jeux de construction MEGA BLOKS. Il s'agit de jeux composés de briques extra-grandes destinées spécialement aux enfants en bas âge, chaque brique comportant, sur une de ses faces, des protubérances ou saillies cylindriques qui s'adaptent à la face opposée d'une autre brique sans effet de fixation. L'action ici en cause porte sur cette série MICRO, qui représente maintenant environ la moitié des ventes conclues par Ritvik à l'échelle mondiale; en 2001 Ritvik était le plus gros fabricant de jouets au Canada.

[10] Il faut noter que les jeux de construction de marque LEGO et les jeux de construction de marque MEGA BLOKS sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux. Les grands détaillants présentent habituellement ensemble tous les jeux de construction, de sorte que les...

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