Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. , 2011 CSC 27 ; [2011] 2 R.C.S. 387, Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, 2011 CSC 27 (2011)

Numéro de Registre:33459
 
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COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.,

2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387

Date : 20110526

Dossier : 33459

Entre :

Masterpiece Inc.

Appelante et

Alavida Lifestyles Inc.

Intimée

- et -

International Trademark Association

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 114)

Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Charron et Cromwell)

Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387

Masterpiece Inc. Appelante c.

Alavida Lifestyles Inc. Intimée et

International Trademark Association Intervenante

Répertorié : Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.

2011 CSC 27

No du greffe : 33459.

2010 : 8 décembre; 2011 : 26 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d'appel fédérale

Propriété intellectuelle - Marques de commerce - Confusion - Société albertaine employant des marques de commerce non déposées avant qu'une société ontarienne ne fasse enregistrer une marque de commerce similaire - Demande de la société albertaine visant à faire biffer l'enregistrement de la marque de commerce de la société ontarienne dans le registre des marques de commerce - Le lieu où la marque est employée est-il pertinent en ce qui concerne l'analyse relative à la confusion? - De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée? - Incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services sur l'analyse relative à la confusion - Utilisation de la preuve d'expert dans l'analyse relative à la confusion - Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, 16(3), 17, 19, 20, 21, 30, 35, 40(2), 57(1).

Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. (« Alavida ») font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Depuis 2001, Masterpiece Inc., qui exerce ses activités en Alberta, emploie plusieurs marques de commerce non déposées, y compris « Masterpiece the Art of Living ». Alavida, qui exerce ses activités en Ontario, a commencé à faire des affaires en 2005 et demandé l'enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » le 1er décembre 2005 au motif qu'elle en projetait l'emploi. Alavida a commencé à employer cette marque de commerce en janvier 2006. Peu de temps après le dépôt de la demande d'Alavida, Masterpiece Inc. a commencé à employer elle aussi « Masterpiece Living » et, en 2006, a demandé l'enregistrement de cette marque de commerce ainsi que de la marque de commerce « Masterpiece ». La demande antérieure d'Alavida ayant finalement été accordée, les demandes de Masterpiece Inc. ont été rejetées. Par la suite, Masterpiece Inc. a produit une demande visant à faire biffer l'enregistrement de la marque de commerce d'Alavida, mais cette demande a été rejetée par le juge de première instance, qui a conclu à l'absence de probabilité que les marques de Masterpiece Inc. et la marque d'Alavida créent de la confusion. Cette décision a été maintenue en appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la marque de commerce d'Alavida doit être biffée.

La présente affaire porte sur la façon fondamentale d'aborder l'analyse relative à la confusion et sur les critères qu'il convient d'appliquer à cet égard. Plus particulièrement, il s'agit de savoir si la marque de commerce d'Alavida et les marques de commerce et le nom commercial de Masterpiece Inc. créent de la confusion au sens de l'art. 6 de la Loi sur les marques de commerce. Le critère est de savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce d'Alavida alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de l'une ou l'autre des marques de commerce ou du nom commercial de Masterpiece Inc. considérerait probablement qu'Alavida et Masterpiece Inc. constituent un seul et même fournisseur de services de résidence pour personnes âgées. Le paragraphe 6(5) de la Loi établit la démarche à suivre dans l'analyse relative à la confusion. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période durant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

La première question à trancher est de savoir si l'endroit où les marques sont employées est pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce déposée crée de la confusion avec une marque de commerce non déposée mais déjà employée. De façon générale, selon l'art. 19, le propriétaire d'une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada. Le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il y a confusion est fondé sur l'hypothèse que les noms commerciaux et les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Pour que le propriétaire d'une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu'elle soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays. Pour cette raison, l'endroit où les marques ont été réellement employées n'est pas pertinent.

La deuxième question à trancher est de savoir quels facteurs il convient de prendre en compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée. C'est l'emploi d'une marque de commerce et non l'enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l'employer. La Loi confère des droits de deux façons au premier utilisateur d'une marque de commerce. D'une part, selon l'art. 16, la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l'enregistrer. D'autre part, l'utilisateur de la marque de commerce peut s'opposer aux demandes d'enregistrement d'autres personnes ou encore demander que des enregistrements soient biffés au motif qu'il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l'utilisateur d'une marque de commerce le droit de s'opposer à toute demande d'enregistrement d'une marque au motif qu'il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Masterpiece Inc. pouvait demander au registraire de biffer la marque de commerce d'Alavida en conformité avec le par. 16(3) de la Loi en invoquant la probabilité de confusion entre cette marque et l'une ou l'autre des marques de commerce qu'elle avait employées avant le 1er décembre 2005. En outre, Masterpiece Inc. avait le droit de faire comparer séparément chacune de ses marques de commerce à la marque de commerce « Masterpiece Living » d'Alavida. Le juge de première instance a commis une erreur en se livrant à une analyse globale dans laquelle il a examiné de façon générale la ressemblance entre la marque « Masterpiece Living » et l'ensemble des marques de commerce ainsi que le nom commercial de Masterpiece Inc. Dans la plupart des cas, l'évaluation de la ressemblance entre les marques en cause devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. Le juge de première instance a commis une erreur en n'examinant que l'emploi qu'Alavida faisait réellement de sa marque au lieu de tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l'enregistrement de la marque conférait à Alavida et des autres emplois qui pouvaient en être faits. Son approche ne reconnaissait pas qu'Alavida avait le droit d'employer les mots protégés sous la forme de son choix, y compris une forme qui ressemblait beaucoup à celle des marques de Masterpiece Inc. En l'espèce, comme la marque de commerce projetée d'Alavida n'est constituée que des mots « Masterpiece Living », la différence ou la similitude entre cette marque et chacune des marques de commerce de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de cette dernière s'apprécie uniquement en fonction de ces mots. L'aspect frappant ou unique de chaque marque de commerce est le mot « Masterpiece ». L'idée évoquée par chaque marque est également la même, à savoir la retraite dans le luxe. Il existe clairement une forte ressemblance entre « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece Living ».

La troisième question à trancher est de savoir quelle est l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l'analyse relative à la confusion. En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur en estimant que le fait qu'en général le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait...

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